【案情简介】

  2011年5月7日，A公司获准注册第8247***号“FORM***及图”商标，指定使用在《类似商品和服务区分表》第17类“电控透光塑料膜、非包装用塑料膜;过滤材料、半加工塑料物质……”商品。美国B公司以该商标连续三年(2014年6月1日—2017年5月31日)未被使用，向商标局申请撤销该商标。商标局驳回B公司的申请，B公司不服向国际知识产权局提出商标行政复审。A公司提供证据证明其在指定的三年在“透明网纹膜”等商品上对复审商标进行使用。2019年5月14日，国家知识产权局维持复审商标在“非包装用塑料膜、电控透光塑料膜”商品上注册，撤销复审商标在“过滤材料、半加工塑料物质”注册。B公司仍然不服，2019年6月29日以国家知识产权局为被告，A公司为第三人，向北京知识产权法院起诉。后北京市高级人民法院作出二审终审判决。

  【判决结果】

  一审：

  1、撤销中华人民共和国国家知识产权局作出的商标撤销复审决定;

  2、中华人民共和国国家知识产权局针对B公司就第8247*** 号“FORM***及图”商标提出的撤销复审申请重新作出决定。

  国家知识产权局和A公司不服一审判决，提起上诉。

  二审：

  1.撤销北京知识产权法院一审行政判决书;

  2.驳回B公司的诉讼请求。

  【律师解读】

  北京市盈科律师事务所温奕昕律师作为本案A公司第三人诉讼代理人，是本案一审、二审主办律师。商标撤三案件，就是商标注册成功后，权利人没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人都可以向商标局申请撤销该注册商标的案件。《商标法》第四十九条第二款：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”这是撤销连续三年不使用商标的法律依据。注册商标一旦被撤销后果很严重，所以商标权人应该经常查验自己的商标(特别是主商标)使用证据，以免大意失荆州。商标连续三年不使用撤销制度的设立是为了鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，而非惩罚商标权人。撤销复审行政诉讼具有特殊性，如不考虑商标权人在诉讼阶段提交的新证据而撤销复审商标的注册，将难以恢复，并导致其再无其他救济途径。因此，除商标权人具有恶意或有损社会公共利益的外，商标权人在行政诉讼程序中提供其使用注册商标的证据，无论是否为新证据，通常都会予以考虑。本案A公司在二审中就是凭借新证据取得胜诉。

  2020年3月27日，一审经开庭审理，因A公司在指定期间(2014年6月1日—2017年5月31日)使用诉争商标的商品证据不多，加上有些证据没有原件导致一审败诉。一审判决理由是“第三人A公司并未举证证明或详细说明其证据中体现的“双面淋膜单网纹”、“透明PET网纹膜”商品与诉争商标核定使用的“非包装用塑料膜;电控透光塑料薄膜”商品本质上属于同一商品，或者前者属于后者的下位概念，该举证不能的不利后果应由第三人承担。因此，在案证据不足以证明诉争商标在指定期间内在核定的“非包装用塑料膜;电控透光塑料薄膜”商品上进行了商标法意义上的使用，诉争商标在上述商品上的注册应予撤销。”

  二审中温奕昕律师重新梳理案情审视本案证据，积极与A公司沟通搜集新证据，得知A公司的两个子公司在指定期间内有诉争商标商品的交易证据大喜过望，然而，因为两个子公司是全资子公司，A公司并没有书面授权两个子公司使用商标的《商标使用许可合同》，温奕昕律师立即安排A公司与两个子公司补充签署书面《商标使用许可合同》。根据《商标法》第四十三条第三款：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”温奕昕律师将许可合同向国家知识产权局商标局申请备案，这样A公司的两个子公司使用诉争商标的证据能作为A公司的证据，成功解决一审证据不足的难题。二审中，A公司向法庭提交大量新证据，如商标使用许可合同、商标使用许可备案，A公司子公司向案外人销售使用诉争商标商品的合同、发票、发货通知单、记账凭证以及《类似商品和服务区分表》摘页等证据。二审中，北京市高级人民法院经审理认为，A公司新提供的证据诉争商标使用的合同及发票开具日期均处于指定期间(2014年6月1日—2017年5月31日)，该合同、发票、发货通知单、记账凭证及其他证据能相互印证，已构成证据链条足以证明诉争商标于指定期间内在“PET、聚脂薄膜、透明无涂层PE薄膜”等商品上进行了真实的使用。

  本案一个争议焦点是“PET、聚脂薄膜、透明无涂层PE薄膜”等商品是否属于“非包装用塑料膜、电控透光塑料膜”，因为这些商品均不是《类似商品和服务区分表》中规范的名称。根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品的功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需要等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。为此，A公司让诉争商标商品交易对方出具《商品使用证明》，证明“PET、聚脂薄膜、透明无涂层PE薄膜”商品是用于非包装用途，而不是包装用途。其次，温奕昕律师在京东、淘宝网站检索相同或类似商品，这些商品的销售信息标注了商品用于非包装，与商标核定使用的“非包装用塑料膜;电控透光塑料薄膜”商品本质上属于同一商品。最后，温奕昕律师提交化工涂料杂志等专业期刊，从学术说理论证A公司交易的商品与商标核定使用的商品是一致的。对于上述商品的使用是否属于“非包装用塑料膜、电控透光塑料膜”商品的使用，二审法院认为，上述商品均不是《类似商品和服务区分表》中规范的名称，故应当从上述商品的特点来认定其所属类别，从材质上看，上述商品均属于塑料膜;从用途上看，上述商品本身可用于多种用途，现有证据也不能证明上述商品的具体用途仅局限于“包装”用途，故诉争商标在上述商品使用可认定为“非包装用塑料膜、电控透光塑料膜”商品的使用。因此，现有证据足以证明诉争商标在“非包装用塑料膜、电控透光塑料膜”的注册并未违反2013年《商标法》第四十九条第二款的规定，应予维持，商标行政复审的认定结论并无不当，一审法院判决书对此认定有误，二审法院予以纠正。2021年12月31日，北京市高级人民法院作出二审终审判决。维持了国家知识产权局作出的商标撤销复审决定，撤销一审判决书。A公司二审翻盘绝地反击，成功保住商标取得胜诉。A公司取得胜诉。

  本案历经商标撤销、商标行政复审、一审、二审共四个法律阶段，历时五年，过程曲折，异常艰辛，本案二审法院最终采纳温奕昕律师证据及观点，A公司最终保住商标。律师大胆取证搜集证据才能最大限度维护当事人合法权益。

  A公司对盈科律师专业表现赞不绝口。“PET、聚脂薄膜、透明无涂层PE薄膜”商品到底属于《类似商品和服务区分表》第1609类商品还是1703类商品，在化工行业、商标界一直有争议，本案经过一审、二审，以个案形式确认“PET、聚脂薄膜、透明无涂层PE薄膜”属于1703类商品，一锤定音解决争议。

  商标是文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等单独或组合而成的商业标识，其具有区别商品或者服务来源、避免混淆维护消费者利益的作用。改革开放以来，随着我国经济社会快速发展特别是科技进步日新月异，商标作为一种知识产权是有价值越来越高，知名商标价值几百万元甚至上亿元，商标权取得就受到法律的保护，法律赋予商标权独占性，独占性不仅体现在国内，而且可以享誉全球，根据《商标国际注册马德里协定》规定，商标一经注册并履行相关法律手续，外国的企业都不能注册相同或相类似的商标。只有撤销了该商标，外国企业才能注册类似商标，这就为什么本案中美国B公司在我国提起行政诉讼撤销我国A公司商标。商标的保护，不仅涉及国内企业个人，还有外国企业及外国人。中美贸易谈判中，对知识产权的保护是中美双方一个争议，本案的胜诉宣示了我国对境内外企业公平公正保护商标，具有重大意义。

  文章来源于盈科律师一日一法 ，作者盈科一日一法